“Ik heb een patent dus ik kan met mijn vinding de markt op. Ik heb alle vrijheid om te handelen.” Is dat waar? Nee, helaas niet. U kunt ondanks uw patent inbreuk maken op een breder patent van een ander. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld.
Stel de firma StalenRos heeft een patent op een fiets. U bedenkt dat het handig is om een fiets van een zadel te voorzien, en verkrijgt daarop een rechtsgeldig patent (op de toepassing van een zadel op een fiets). Dan mag u níet zomaar een fiets + zadel verkopen, want dan maakt u inbreuk op het patent van StalenRos.
Omgekeerd mag StalenRos nog wel een fiets maken, maar alleen zonder zadel.
Kan ik mijn vinding dan helemaal niet op de markt brengen?
Jawel. U kunt patenthouder StalenRos vragen om een licentie op de fiets.
Maar dan ben ik afhankelijk van mijn concurrent!
U zou het zo kunnen zien. Maar bedenk dat uw innovatie ook interessant kan zijn voor de firma StalenRos. Zolang u beschikt over de octrooirechten van een fiets met zadel, mogen zij deze innovatie niet inzetten.
Zodra uw fiets mét zadel de markt verovert, zou het zomaar kunnen dat weinig mensen nog interesse hebben in een fiets zónder zadel. Dan is een licentie op uw fiets met zadel voor de firma StalenRos heel interessant. Dat biedt onderhandelingsruimte.
Onderzoek uw vrijheid-van-handelen
Kortom, een patent is niet altijd een vrijbrief. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de marktintroductie, uw mate van vrijheid-van-handelen uitzoekt. Sterker nog: u heeft als het ware een onderzoeksplicht. Als u inbreuk maakt op andermans patent, dan riskeert u een schadeclaim. “Ik wist niet dat ik inbreuk maakte,” is geen excuus.
Wat houdt een Freedom to Operate (FTO) -studie in?
Bij een FTO-studie worden de octrooirechten van derden in kaart gebracht die uw handelen op de markt in de weg kunnen zitten. U bepaalt in welke landen u actief zou willen zijn. Vervolgens wordt grondig gezocht naar relevante patenten en patent-aanvragen in die landen.
Als er relevante publicaties zijn gevonden, betekent dat niet automatisch dat deze schadelijk zijn voor uw product of productieproces. Het patent of de aanvraag kan bijvoorbeeld:
- Niet verleend zijn
- Verlopen zijn omdat de taksen niet zijn voldaan
- Of de maximale levensduur van het patent is bereikt
Wanneer een patent wel verleend is, kan het inhoudelijk niet sterk zijn, bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan alle eisen (nieuwheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid). Een onderzoek naar de geldigheid van het patent is dan zeker geen slecht idee.
Op basis van de resultaten van de FTO-studie kunt u uw strategie bepalen. Als bijvoorbeeld blijkt dat Duitsland dichtgetimmerd is met Intellectuele Eigendomsrechten en een licentie is om welke reden dan ook geen optie, dan kunt u zich op de Franse markt toeleggen. Of wellicht besluit u om motorfietsen met een zadel te gaan maken.
Addertje onder het gras
Als u een FTO-studie overweegt, is het belangrijk te weten dat het onmogelijk is een 100% waterdicht advies te krijgen. Er kunnen patentaanvragen boven de markt hangen, zonder dat de uiteindelijk te verkrijgen rechten en/of de geografische bestemming daarvan bekend zijn.
U kunt pas inbreuk maken op het moment dat een patent wordt verleend, maar voor de periode tussen publicatie van de aanvraag en verlening van het patent kan van u ná de verlening alsnog een schadevergoeding geëist worden.
Overigens is een onderzoek naar Freedom to Operate niet hetzelfde als een nieuwheidsonderzoek. Waar het verschil zit, licht ik in mijn volgende BL&G toe.
