U bent de eigenaar van een Nederlandse octrooiaanvraag. Dan is de bescherming ‘in the pocket’ toch? Niet helemaal. Om uw prioriteitsrecht geldig te claimen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit blog leg ik u uit welke dit zijn en wat u kunt doen om te voorkomen dat uw geen aanspraak meer kunt maken op het recht van de eerste; het prioriteitsrecht.
Hoe zat het ook alweer?
Eerst nog even een stap terug voor wat context. De dag dat u uw Nederlandse octrooiaanvraag indient is de prioriteitsdatum. Degene die hierna met dezelfde uitvinding komt is te laat. Het recht dat u hiermee verkrijgt noemen we het prioriteitsrecht. Vanaf de datum dat u het octrooi indiende heeft u 12 maanden om te beslissen of u ook in andere landen wilt indienen. Dit eerste jaar noemen we het prioriteitsjaar.
Prioriteitsrecht claimen
Met prioriteitsrecht claimen bedoelen we dat anderen later geen octrooi meer kunnen krijgen voor hetzelfde idee. Dit is een belangrijk wapen bij het beschermen van uw intellectueel eigendom. Er zijn twee voorwaarden om dit prioriteitsrecht geldig te kunnen claimen.
- Het moet gaan om dezelfde aanvrager.
- Het moet gaan om dezelfde uitvinding.
Dezelfde aanvrager
Dit klinkt voor de hand liggend, maar dat is het in de praktijk lang niet altijd. In het eerste jaar, het prioriteitsjaar, zijn er namelijk nog wel eens wijzigingen.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kleinere uitvinder een octrooiaanvraag heeft ingediend, maar opziet tegen de kosten en een lange procedure. De interesse gaat inmiddels uit naar iets anders en dus draagt hij in het eerste jaar de octrooiaanvraag over aan iemand anders die wel met zijn eerste uitvinding verder wil. Of u heeft zelf interesse in het overnemen van een octrooiaanvraag van iemand anders.
Het is ook iets om aan te denken als gedurende dat eerste jaar het bedrijf wordt overgenomen, van naam verandert of als de IP-rechten in een aparte BV worden ondergebracht. Of als een samenwerking beëindigd of gestart wordt.
Overdragen registreren
Het kan prima om in het eerste jaar zelf niet verder te gaan met de octrooiaanvraag en het aan een ander over te laten. U moet dan alleen wel zorgen dat het prioriteitsrecht is overgedragen op het moment dat het eerste jaar afloopt. Dit moet geregistreerd worden. In die registratie moet niet alleen staan dat de octrooiaanvraag wordt overgedragen, maar ook dat het prioriteitsrecht wordt overgedragen. Het is dus belangrijk dat als u bezig bent met het overnemen van een octrooiaanvraag u dit bespreekt met uw octrooigemachtigde.
Verlies uw rechten niet
En wat nou als u dit niet doet? Dan kunt u het prioriteitsrecht niet claimen. Oftewel: u kunt niet zeggen dat u de eerste bent met deze innovatie. In het slechtste geval kunt u daarna buiten Nederland geen octrooi meer krijgen op uw vervolgaanvraag, omdat de nieuwe aanvrager wordt gezien als iemand anders, die dus geen recht heeft op prioriteit. En dient u toch bijvoorbeeld een Europese aanvraag in, dan kan de Nederlandse aanvraag worden gezien als elke andere eerder ingediende Nederlandse aanvraag. Daarmee kan het octrooiverlening voor Nederland via het latere Europese octrooi of voor een unitair octrooi in de weg zitten. Wat de gevolgen zijn van het niet overdragen van het prioriteitsrecht is complexe materie. De boodschap is vooral: zorg dat er een belletje gaat rinkelen als uw octrooiaanvraag op een andere naam moet komen te staan in het eerste jaar na indiening. Verandert er iets aan het eigenaarschap, vertel het uw octrooigemachtigde.
Dezelfde uitvinding
Alsof dat nog niet genoeg is, kan het ook nog misgaan met het claimen van prioriteitsrecht als de uitvinding in het prioriteitsjaar verandert. En het is helemaal niet gek dat er iets verandert, want u bent immers nog aan het ontwikkelen.
We hebben in Nederland te maken met het enorm strenge European Patent Office (EPO), die uw aanvraag beoordeelt. Als u uw vervolgaanvraag indient - de aanvragen die u in andere landen doet om ook daar uw innovatie te beschermen - dan mag u nog dingen toevoegen. Stel dat u eerst alleen een gele fiets had ingediend, maar gaandeweg bedenkt u dat blauw ook heel goed werkt. Dan kunt u dat dus nog toevoegen. Zolang de eerste claim overeind blijft, gaat er heel veel goed.
Echter, die gele fiets heeft prioriteitsrecht, maar die blauwe niet. Dat betekent dat de toetsingsdatum voor nieuwheid en inventiviteit voor de gele fiets op de indieningsdatum van de Nederlandse octrooiaanvraag ligt, en die van de blauwe op de indieningsdatum van de vervolgaanvraag. Dus als u of iemand anders die blauwe fiets laat zien of verkoopt voordat de vervolgaanvraag is ingediend waarin de blauwe fiets is genoemd, kunt u geen bescherming meer krijgen voor de blauwe fiets.
Praat erover
Uitvinders denken vaak dat ze alles met hun product kunnen doen als ze eenmaal een octrooi hebben aangevraagd. Maar de claims – de definitie van de innovatie die door het octrooi beschermd wordt – gaan vaak over een specifiek aspect. Gaat u aan de sensor die u bedacht een andere afdichting maken, dan kan het zijn dat die afdichting niet beschermd is. Als u deze verbetering niet in de octrooiaanvraag opneemt, kan iemand anders hier voor octrooi aanvragen als een verbeterde versie van uw oorspronkelijke idee. Bent u dus van plan om veranderingen aan te brengen aan uw uitvinding, praat er dan eerst over. Een octrooigemachtigde weet precies wat er binnen uw octrooiaanvraag wel en niet beschermd is en hoe u zorgt dat doorontwikkelingen ook beschermd zijn.
Wilt u advies bij het overnemen van een octrooiaanvraag of overweegt u uw innovatie te wijzigen in het prioriteitsjaar? Neem dan contact met me op, ik denk graag met u mee.
