Een vrouw uit Californië zag onlangs 26 miljoen dollar aan haar neus voorbij gaan. Ze waste per ongeluk het winnende lot mee met haar spijkerbroek. Achteraf probeerde ze nog de stukken aan elkaar te lijmen, maar de loterij was onverbiddelijk. De net-niet multimiljonair kon onvoldoende bewijzen dat zij de winnares was. Waarom ik dit vertel? Omdat iets vergelijkbaars kan gebeuren als u een essentieel onderdeel vergeet te regelen bij de overdracht van intellectueel eigendom. En ook dan valt er weinig meer te lijmen.
Overdracht van intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendom hoeft geen eeuwig eigendom te zijn. Het is mogelijk om intellectueel eigendom over te dragen. Bijvoorbeeld wanneer de uitvinder de innovatie verkoopt aan uw bedrijf, zodat u het voor commerciële doeleinden kan gebruiken. Ook bij een fusie of overname vindt er regelmatig overdracht van intellectueel eigendom plaats. Op zich niets unieks dus. En het lijkt vrij simpel: de oude eigenaar maakt afspraken met de nieuwe eigenaar, er wordt een vergoeding betaald en het intellectueel eigendom is van eigenaar gewisseld. Zo simpel is het ook. Vergeet daarbij alleen een cruciale stap niet: de overdracht van het prioriteitsrecht.
Prioriteitsrecht
Eerst een korte uitleg van wat het prioriteitsrecht is. Wanneer een uitvinder een innovatie heeft gedaan wil hij natuurlijk niet dat anderen zich op een later moment als uitvinder bestempelen. De eerste stap bij het beschermen is dan ook de claim op de prioriteitsdatum. Hiermee wordt bepaald dat de uitvinder op die datum een unieke oplossing heeft vastgelegd. Iedereen die na die datum met hetzelfde idee komt is daarmee buitenspel gezet. De uitvinder die als eerste kwam, heeft het prioriteitsrecht. Oftewel: hij heeft het winnende loterijticket in handen.
Overdragen van prioriteitsrecht
Nu komt de clou: Bij de overname van een octrooi van deze uitvinder is het vervolgens wel belangrijk dat u dit ticket ook bemachtigt. Zo loopt u niet, net als de vrouw uit het voorbeeld, veel geld mis, omdat u het octrooi niet kunt beschermen. Wanneer u een intellectueel eigendom overneemt, dan krijgt u namelijk het octrooi in handen. U kunt nu bewijzen dat u de eigenaar van het octrooi bent. Wat u daarmee niet bewijst is wanneer de uitvinding is gedaan. Als u dus van een uitvinder een patent overneemt, neemt u niet automatisch ook het prioriteitsrecht over. Het gevolg: u dient een vervolgaanvraag in voor uw gloednieuwe innovatie. De behandelende instantie kijkt naar uw naam, dan naar de naam van degene met het prioriteitsrecht en zegt: dat is niet dezelfde naam: u heeft niet het recht van de eerste. De nieuwe eigenaar van het octrooi kan dan nog wel een octrooiaanvraag indienen. Die aanvraag krijgt dan alleen wel de datum van de indiening en niet de prioriteitsdatum. Het prioriteitsrecht, de vaststelling van de datum dus, is immers niet overgenomen. Wanneer de initiële uitvinder de details van de innovatie in de tussentijd publiek heeft gemaakt door er bijvoorbeeld over te publiceren, dan gaat de uitvinding verloren. De vervolgaanvraag is immers niet meer nieuw!
Hoe voorkomt u een kat in de zak?
Het kopen van deze kat in de zak is vrij simpel te voorkomen. Stel met de uitvinder een contract op waarin hij specifiek verklaart dat hij zijn prioriteitsrecht overdraagt aan uw bedrijf. De datum van ondertekening is daarbij heel belangrijk. Een recht op prioriteit is maar één jaar geldig en u heeft maar één jaar na het claimen van de prioriteitsdatum de mogelijkheid om het octrooi voort te zetten middels een vervolgaanvraag. Neemt u een octrooi over in het prioriteitsjaar, zorg dan dus dat het prioriteitsrecht in dat jaar vastlegt.
Een kleine disclaimer: het simpel overdragen van het prioriteitsrecht gaat op wanneer er alleen prioriteit van één aanvraag wordt ingeroepen of als er maar twee partijen bij de overdracht betrokken zijn. Soms is het bijvoorbeeld zo dat meerdere betrokkenen of meerdere prioriteitsaanvragen zijn opgenomen in een vervolgaanvraag. Dan moeten die allemaal netjes overgedragen zijn naar de ontvangende partij die de vervolgaanvraag indient.
In het geval van complexere octrooiportefeuilles is het dus raadzaam om een octrooigemachtigde in te schakelen voor de overdracht van het prioriteitsrecht.
Heeft u vragen over de overdracht van intellectueel eigendom, prioriteitsrecht over andere vragen over octrooien? Neem gerust contact met me op, ik denk graag met u mee.
