Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Merk registratie: Top 3 valkuilen

Top_3_valkuilen_merktregistraties.jpg

Je kunt heel gemakkelijk zelf een merk registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Je dient dan online een aanvraag in. En als je daarbij vragen hebt, kun je de toelichting van het BBIE raadplegen. Die informatie is duidelijk. Dus wat kan er fout gaan? Veel, zo niet alles. Merkgemachtigde Jaspriena Hünteler bespreekt de top 3 valkuilen bij zelf registreren.

1. Je registreert een merk dat al bestaat

Het komt voor dat een ondernemer een merk registreert dat al bestaat. Wat veel mensen namelijk niet weten, is dat het BBIE een merk registreert als de aanvraag aan de formele eisen voldoet. Een onderzoek naar oudere rechten of bestaande merken valt daar niet onder. Dat kan leiden tot forse tegenvallers.

Merkregistratie checken

Je denkt dat je merk beschermd is terwijl iemand anders er al een recht op heeft. Je kunt dan – ook jaren na je registratie – geconfronteerd worden met een onoverkomelijk bezwaar tegen jouw merkregistratie. Het gevolg: je mag het merk niet meer gebruiken. Erger, je moet dan alle inbreukmakende producten van de markt halen. Weggegooid geld voor de merkregistratie en voor de marketing rondom het merk.

Het checken van de registratie is dus geen overbodige luxe.

2. Je maakt de verkeerde keuzes

We constateren helaas regelmatig dat een ondernemer bij de aanvraag de verkeerde keuzes maakt. Dat is niet zo verwonderlijk, want er zijn veel afwegingen mogelijk bij het beschermen van een merk.

Beeldmerk

Voor alle duidelijkheid: een merk kan bestaan uit een naam, een beeldmerk (logo) of een combinatie van beiden. Maar ook de vorm van een product of de kleurstelling kunnen een merk vormen. Dit alles kun je vastleggen. Maar moet je dat wel willen? Een goede bescherming hangt af van wat je nu én in de toekomst met het merk wilt. In veel gevallen volstaat het beschermen van één of twee varianten.

De perfecte omschrijving

Een merk is altijd gerelateerd aan specifieke producten of diensten. Bij het indienen van een merkaanvraag moet je aangeven voor welke producten en/of diensten je je merk wilt registreren. Is de omschrijving van je product of dienst te beperkt of juist te algemeen, dan loop je het risico dat je het aflegt in een conflict. Het valt of staat met de juiste omschrijving. En daarmee gaat nogal eens iets mis.

3. Je merk is niet onderscheidend

Je merk moet onderscheidend zijn. Is een naam niet onderscheidend, dan is het geen merk. Bijvoorbeeld een bakker wil het merk ‘Bakker’ of ‘Brood’ registreren. Dat kan dus niet. De naam mag geen beschrijving zijn van het product of een kenmerk hiervan. Een merkenbureau zal een dergelijke registratie weigeren. Zonde van de tijd, moeite en kosten.

Merkrecht

Ook worden merken geregistreerd onder een verkeerde (bedrijfs)naam. Zo vermelden sommige aanvragers de handelsnaam in plaats van de statutaire naam. Dat maakt het merkrecht ongeldig ook al is het merk geregistreerd. De aanvrager kan dan denken dat het merk beschermd is, terwijl het feitelijk waardeloos is.

Een merk kan veel waard worden

Een merk kan zeer succesvol worden en daarmee een forse waarde vertegenwoordigen. Er plots achterkomen dat het merk niet beschermd – en dus waardeloos – is, kan leiden tot forse verliezen. Het registreren van een merk moet dus zorgvuldig gebeuren, vooral omdat er ook vaak onvermoede juridische en praktische vragen bij spelen. Het advies van een merkenspecialist is de investering dubbel en dwars waard.

Een zorgvuldige eerste merkregistratie is bovendien van belang omdat het de noodzakelijke basis vormt voor uitbreiding van de merkbescherming in het buitenland. Merkregistraties kunnen oneindig vaak, telkens met tien jaar, worden verlengd. Zodra een merkaanvraag is ingediend, kunnen de essentiële onderdelen, als product- of dienstomschrijving en het merk, niet meer worden gewijzigd.

Pennywise and pound foolish

Uiteraard kun je een merk later opnieuw registreren. Maar de kosten van de eerste registratiepoging krijg je niet terug. En belangrijker, de eerste beschermingsdatum gaat ook verloren. Dan ligt het voor de hand dat je van het begin af aan je merk, inclusief de op te bouwen goodwill, juridisch zo goed mogelijk wilt beschermen. Merkregistratie? Wees niet pennywise and pound foolish!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Meld u zich dan aan voor de workshop 'Merkrecht en Modelrecht'

Onderwerpen: Top 3, Woordmerk, Beeldmerk, Merkrecht