Voorafgaand aan een fusie of bedrijfsovername worden tal van zaken nauwgezet tegen het licht gehouden. De rechten op Intellectueel Eigendom blijken regelmatig een onderschoven kindje in die onderzoeken.
Het portfolio van merken, octrooien, modellen en domeinnamen kan dan achteraf onaangename verrassingen opleveren. Een due diligence geeft vooraf inzicht in de actuele status van de IE-rechten. De overnemende partij weet dan hoe de vlag er in juridisch opzicht bijhangt. Bovendien is zo’n analyse waardvol voor de uiteindelijke waardebepaling van het bedrijf.
1. De geografische dekking kan anders zijn
Als het gaat om internationale rechten dan kan de dekking in de praktijk geografisch heel anders uitpakken dan was voorzien. Rechten kunnen in bepaalde landen of regio’s vervallen zijn. Een octrooirecht vervalt na twintig jaar, een merkrecht na tien jaar. Het komt ook voor dat instandhoudings- en vernieuwingstaxen niet zijn voldaan. Of een merk is niet in de eerste vijf jaar na registratie gebruikt in het economisch verkeer. In dat geval heb je er geen recht meer op.
2. Rechten blijken niet te bestaan
IE-rechten kunnen voor bepaalde landen niet gelden, maar zeker zo belangrijk is of de rechten op de juiste firmanaam zijn geregistreerd. Het komt regelmatig voor dat een partij onjuiste informatie krijgt van de verkopende partij. Dat kan bewust of onbewust gebeuren. Als een merk op een andere naam staat geregistreerd, of de merkhouder is niet bekend, dan heeft het merk niet de bescherming die was verwacht. En zelfs als het merk goed geregistreerd staat, kan er nog een addertje onder het gras zitten. Een recent praktijkgeval betrof een farmaceutisch product, waarvoor was geknoeid met de certificering. Daardoor bleken er achteraf in de VS geen rechten te bestaan. Het overkomt niet alleen de kleinere spelers dat ze een kat in de zak kopen, ook grote namen gaan vanwege de complexiteit van de materie regelmatig in de fout. Een gedegen check kan dergelijke problemen voorkomen.
3. Pandrechten of licenties zijn aangetekend
De rechten op een merk kunnen via een licentie of pandrecht ook aan andere partijen dan alleen de verkopende partij toebehoren. In die gevallen moet daarvan een aantekening zijn gemaakt bij een officiële instantie. De licentie moet daar dus letterlijk te boek staan. Is dit het geval, dan ben je wel eigenaar van het merk, maar je hebt niet het alleenrecht! Een check van de registers maakt duidelijk of er licenties zijn verstrekt op het betreffende merk.
